专利代理机构被索赔100万！撤回非正常专利申请，但未取得申请人同意

2024-04-07

专利无效

带图评论：被国知局吊销执业许可，又被申请人索赔百万——《功夫》过去几年的非正常专利申请大排查，肯定会引起一些专利代理合同纠纷。尤其那几家被通报了代理了上千件“非正常”的代理机构，背后多少会有纠纷。近期就看到一个比较典型的案例，被诉的代理机构——创某公司，就是去年被国知局吊销执业许可的几家之一。与创某公司相关的专利代理纠纷，最近公开了多份判决书，今天要说的这份讲的是：在撤回非正常申请前，未取得申请人同意，于是他家被对方索赔100万！整理的时间线如下：2021年11月15日，甲方吉某公司和专利代理机构创某公司签订代理合同，准备申请实用新型和发明专利各1件，费用6500元； 2021年12月24日，创某公司向国家知识产权局提交上述发明和实用新型专利申请； 2022年5月24日，吉某公司开始生产销售使用涉案待审批专利技术的产品；2022年11月8日，创某公司向国家知识产权局提交了撤回上述专利申请的文件；2022年11月9日，创某公司告知吉某公司专利在个人名下要求被撤回，得用公司提交。 2022年11月11日，创某公司收到“XX市知识产权局关于深圳创某公司撤回申请”的电子邮件，附件载明涉案的发明专利申请，“属于《国家知识产权局关于进一步严格规范专利申请行为的通知》中所列出的上述第（三）（五）项非正常专利申请行为。（三）单位或个人提交与其研发能力明显不符的专利申请；（五）单位或个人提交的专利申请存在技术方案以复杂结构实现简单功能、采用常规或简单特征进行组合或堆叠等明显不符合技术改进常理的行为；——《国家知识产权局关于进一步严格规范专利申请行为的通知》显然，创某公司是在撤回专利申请之后，才通知了申请人吉某公司，这是专利代理服务的大忌，也是明显过错。关键在于专利方案相应的产品在申请后已经公开，撤回原申请之后，即使后面申请恐将丧失新颖性。（我不清楚如果要求优先权，会不会认为是“重复提交”）于是吉某公司怒而起诉，不但要求创某公司返还6500元的代理费，还要赔偿损失100万元。（确实是1000000元，6个0）甚至还先预付了11798.5元的受理费，和4880元保全费。吉某公司虽然开始势在必得，但是后来可能冷静下来了...100万估计是冲动了，于是在诉讼过程中把赔偿金下调到10万。一审法院的思路是这样的：一来，申请人及技术自身原因导致专利申请明显不符合技术改进常理；(参考了那个邮件的内容）二来，代理机构的违规行为，是导致涉案专利申请被主动撤回的直接原因；三来，先撤回且未取得同意，且仅告知不能以个人名义申请，代理机构有过错。最后，一审判了返还服务费，5000元；至于技术公开后不能申请专利造成的损失10万，由于合同没有约定，一审法院没有支持。这个案子后来打到二审了，创某公司觉得，打击“非正常”是专利代理机构碰到的普遍性问题，为啥要我担着？所以呢，他们觉得一审认定专利申请被撤回，应由他们承担80%的责任，没有依据。虽然当年主动撤回的压力有目共睹，但是申请专利还需“自身硬”....二审法院自然也没有惯着，认为撤回专利申请的操作，代理机构还是要取得申请人的同意的，所以这是明显的违约问题，并维持了原判。值得一提的是，二审判决书中，法院还对个人申请的问题表了个态：本院认为，我国的专利制度并没有禁止以个人名义申请专利在专利审查机构尚未对案涉专利进行实质性审查的情况下，创某公司所称收到的邮件均应认定为建议性质，并非审查机构的最终结论严格来说，法院的观点没错。其实，就算你不服非正常专利申请的认定，不属于行政诉讼受案范围。（传送门）有兴趣可自行查一下本案的判决书原文，文书号为（2023）粤19民终11515号。我是百科君，号称专利挖掘机的男子！关注我！知识产权热点、八卦早知道！